Il diverso riparto dell’onere della prova per l’accertamento della validità dei modelli registrati e di quelli non registrati

06.09.2023

La Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Catanzaro con sentenza del 21 giugno 2023 si è espressa sul riparto dell’onere della prova in merito alla validità di modelli registrati e non, specificando i criteri di quantificazione del danno da contraffazione e fornendo chiarimenti sulla valutazione equitativa dello stesso.
il caso riguardava una società che assumeva di essere titolare di molteplici modelli di espositori per bottiglie, alcuni dei quali registrati a livello europeo e altri utilizzati in via di fatto.
La suddetta società conveniva in giudizio una società concorrente per lamentare la violazione dei suddetti modelli e chiedendo che venisse accertata la condotta illecita, con condanna al risarimento del danno nonché all’assegnazione alla stessa società di tutti i prodotti illecitamente fabbricati e commercializzati dalla convenuta, ivi compresi tutti i mezzi destinati alla relativa produzione.
Si costituiva la convenuta escludendo qualsivoglia condotta contraffattiva in relazione ai modelli azionati dall’attrice, e ritenendoli non tutelabili in quanto non dotati dei necessari requisiti di novità e carattere individuale.
Premessa la parte in fatto, il Tribunale di Catanzaro ha accertato in primo luogo che i titoli registrati non erano stati contestati dalla convenuta, e ha evidenziato che l’eventuale nullità dei modelli registrati per carenza del requisito del carattere individuale, ex art. 33 CPI, non potesse essere rilevata d’ufficio, non potendosi applicare ai diritti di proprietà industriale - peraltro assistiti da presunzione di validità, ex art. 121.1 CPI - i principi relativi alle nullità contrattuali.
Ancora, richiamando testualmente il dettato dell’art. 121.1 CPI, il Tribunale ha precisato che l’onere di provare l’esistenza dell’elemento individualizzante il modello di cui si chiede tutela incombe esclusivamente sulla convenuta, e non sull’attrice su cui incombe l'onere di provare l’esistenza di un titolo di proprietà industriale registrato e la sua violazione.
L'accertamento del tribunale ha riguardato pertanto la validità dei modelli registrati dall’attrice e la mancata contestazione dei titoli da parte della convenuta, ritenendo che le impercettibili differenze tra i prodotti fabbricati e immessi in commercio dalla convenuta e quelli oggetto di privativa non fossero sufficienti ad escludere la violazione dei diritti conferiti alla società attrice dall’art. 41 CPI.
Quanto alla domanda attorea volta ad accertare la concorrenza sleale della convenuta per la violazione dei propri modelli di espositori per bottiglie, calici e di teche portapacchi, non soggetti a registrazione. il Tribunale è giunto a conclusioni opposte.
Ed invero, la suddetta domanda è stata rigettata, seppur in assenza di espressa contestazione da parte della convenuta, sul presupposto che l’attrice non aveva chiarito quale fosse il carattere originale ed individualizzante dei modelli non registrati.
La sentenza in oggetto – in linea con la prevalente dottrina e giurisprudenza - ha escluso l’operabilità della presunzione di validità del titolo, di cui all’art. 121.1 CPI, ai diritti non titolati. In tali ipotesi, infatti, l’onere di provare l’originalità del prodotto e la sua capacità distintiva incombe sull’attrice in quanto rappresenta un fatto costitutivo della domanda.

Per ogni ulteriore informazione e/o richiesta di approfondimento, contattare:
DDC Studio Legale (P.IVA 05986790961)
Tel: + 39 02.6431749 - Fax: + 39 02.66116694
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ddcstudiolegale.com